Si hubo mala fe, nunca prescribe la acción de nulidad de una marca

Por Xavier Gil Pecharromán. EL ECONOMISTA

Es imprescriptible la acción de nulidad en los casos en que la inscripción de una marca constituye un incumplimiento doloso del contrato que mediaba entre las partes, al entenderse que se ha actuado con mala fe, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia, de 15 de diciembre de 2018.

El ponente, el magistrado Sancho Gargallo, dictamina que “quebrantar este expreso pacto incluido en el contrato de agencia, aprovechando la relación de confianza existente entre las partes, es suficiente para cumplir el estándar de la exigencia de mala fe descrito en la jurisprudencia citada”.

El quebrantar un pacto contractual en el que de forma inequívoca la autora se reservaba los derechos de propiedad industrial que pudieran obtenerse sobre sus obras, mediante el registro sucesivo de marcas mixtas que incorporaban títulos o gráficos afectados a derechos de propiedad intelectual de la autora, justo en los meses y años sucesivos a la firma del contrato de agencia.

Por ello, determina Sancho Gargallo que el demandado aprovechaba la relación de confianza que mediaba entre las partes y la relación de agencia convenida, constituye una actuación que no puede haber sido realizada sino de forma dolosa, para apropiarse de marcas que para su validez requerían de la inequívoca autorización de la titular de aquellos derechos.

Las marcas controvertidas reproducen obras respecto de las que no existe duda que la titular de la propiedad intelectual es titular de derechos de propiedad intelectual. De tal forma que, en principio, hubiera podido oponerse a su registro y, de no haberlo hecho en su día, como es el caso, podría después de la concesión de las marcas instar su nulidad.

Se desprende del artículo 48.2 de la Ley de Marcas de 1988 -que estaba vigente al suceder los hechos-, el ejercicio de esta acción de nulidad, en principio, estaba sujeta a un plazo de prescripción de cinco años, que se computaba desde la publicación de la concesión de cada una de las marcas afectadas, salvo que el registro se hubiera realizado de mala fe, en que la acción es imprescriptible.

Señala el magistrado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la mala fe a la que se refiere el artículo 48.2 de la Ley de Marcas, se contiene en la sentencia de 28 de febrero de 2011, que se refiere, a su vez, a una anterior de 25 de enero de 2007.

Estas sentencias establecen que la mala fe causa imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor ante una prohibición relativa, que consiste en el conocimiento por el solicitante del hecho que el legislador ha tomado en consideración para tipificar el impedimento registral de que se trate. “Así, la mala fe viene a ser el conocimiento de un determinado estado de cosas incompatible, que vicia por ello un concreto comportamiento”, concluye.